zabika.ru 1

Методические рекомендации по заключению патентного лицензионного договора

Лицензионные договоры, несмотря на все многообразие предметов и видов лицензий, имеют единый принцип постро­ения, что обусловлено общей экономической природой объек­тов интеллектуальной собственности и единой лицензионной формой их передачи в условиях рынка.
Как правило, используемые в международной торговле ли­цензионные договоры содержат следующие основные разделы (статьи):

Преамбула.

Определения.

Предмет договора.

Техническая документация.

Гарантии и ответственность.

Платежи.

Техническая помощь.

Сборы и налоги.

Конфиденциальность информации и документации.

Реклама.

Информация и отчетность.

Технические усовершенствования и новые патенты.

Защита патентных прав.

Срок действия, условия расторжения договора.

Последствия прекращения действия договора.

Форс-мажорные обстоятельства.

Арбитраж.

Прочие условия.
Следует иметь в виду, что при заключении лицензионного договора возникает необходимость отразить в нем значительное количество сведений, массу технических, правовых, коммерчес­ких и производственных деталей намечаемой сделки, оговаривать в нем дополнительные условия, гарантии лицензиара и т.д. Вклю­чение таких данных в текст договора сделало бы его чрезвычайно громоздким и затруднило толкование его положений. Чтобы избежать этого, значительный объем передаваемой информации выносится в приложения. В международной практике наиболее часто используются следующие виды приложений:

1) перечень патентов и патентных заявок;

2) описание ноу-хау;

3) перечень технической документации (конструкторской и технологической);

4) перечень специального оборудования;

5) гарантированные механические, технологические и тех­нико-экономические показатели лицензионной продукции;

6) перечень покупных узлов и деталей, используемых лицен­зиаром при производстве продукции;


7) гарантированные экологические показатели.
По согласованию сторон в состав лицензионного договора могут включаться и другие виды приложений, например: пол­ный перечень оборудования, образцов и комплектующих узлов, виды технической помощи и др.

В виде приложения к договору могут быть оформлены заключенные контракты на поставку специального оборудо­вания, инжиниринг, оказание технической помощи др.
С другой стороны, сам лицензионный договор может быть оформлен в виде приложения к другим внешнеэкономичес­ким сделкам в тех случаях, когда лицензии продаются как сопутствующие. Наиболее часто лицензионные договоры на сопутствующие лицензии заключаются при подписании кон­трактов на подрядные работы, инжиниринг, договоров о промышленной кооперации, создании совместных предпри­ятий и др.
Заключившие лицензионный договор партнеры в процес­се сотрудничества могут договориться о внесении дополне­ний и изменений в текст договора и его приложения. Эти дополнения, которые принимаются при взаимном согласии сторон, могут касаться продления срока действия договора, расширения или сокращения территории, права лицензиата на продажу сублицензий, пересмотра условий платежа, пред­оставления исключительных прав на территории неисключи­тельного права, расширения зоны экспорта, включения в договор новых приложений и др. Оформленные в письмен­ном виде дополнения становятся частью лицензионного до­говора.

Рекомендации по разработке текста лицензионного договора

Текст лицензионного договора начинается с преамбулы, в которой дается полное наименование и местонахождение продавца и покупателя, именуемых в дальнейшем соответ­ственно лицензиаром и лицензиатом. В ней отмечается, что лицензиару принадлежат патенты, ноу-хау и он обладает знаниями и опытом в производстве и использовании какого-либо продукта или в осуществлении процесса, а также права­ми на предоставление лицензии для их использования и продажи другим лицам, а лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора лицензию на использование указанных знаний, опыта и прав в целях производства, при­менения и продажи.

Нередки случаи, когда лицензия продается не владельцем разработки, а посредником, который выступает в лицензион­ном договоре в качестве лицензиара. В этом случае в преам­буле указывается, что упомянутые в договоре патенты, патен­тные заявки или ноу-хау принадлежат патентообладателю или автору, дается их полное наименование и местонахожде­ние, а также отмечается, что патентообладателем или автором предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответству­ющих договоров. Следует учитывать, что продавцы и покупа­тели лицензий на стадиях ведения переговоров и подписания лицензионных договоров могут привлекать посредников на основе заключения с ними простых агентских договоров (брокеры), договоров поручения (поверенный) и договоров комиссии (комиссионер). Брокер и поверенный, как прави­ло, не являются сторонами лицензионного договора, тогда как по договору комиссии посредник (комиссионер) может быть стороной лицензионного договора, т.е. являться лицен­зиаром или лицензиатом. В этом случае, а также если довери­тель предоставил поверенному право подписания лицензион­ного договора от имени доверителя, в преамбуле следует отразить, на каком основании посреднику предоставлено право подписывать договор или выступать в качестве лицен­зиара или лицензиата.
Нередко патентообладателями выступают несколько авто­ров, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в преамбуле следует перечислить всех патентообладателей и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентооб­ладателей. В преамбуле указывается его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.

В статье «Определения» дано толкование используемых лицензионном договоре понятий. Заранее согласованные и четко сформулированные основные понятия и термины спо­собствуют успешной реализации договора, дают возможность значительно сократить его текст и избежать различного толко­вания партнерами используемых в договоре понятий.

Ниже приведены основные определения, используемые в лицензионных договорах.
Патенты — принадлежащие лицензиару (или патентообла­дателю) и указанные в договоре патенты и патентные заявки, а также патенты, которые будут получены по этим заявкам.
Ноу-хау — опыт, знания, специальные технические навыки и секреты производства, необходимые и достаточные для осу­ществления процесса, для производства, контроля качества, эксплуатации и ремонта продукции, произведенной по лицен­зии, а также для производства и использования специального оборудования.
Продукция по лицензии — название и классификационный индекс продукции, которая будет производиться лицензиатом в соответствии с технической документацией, знаниями и опы­том, полученным от лицензиара. Технико-экономические ха­рактеристики продукции должны быть не ниже тех, что гаран­тированы лицензиаром.
Специальная продукция — продукция, представляющая со­бой модификацию или аналог продукции по лицензии, которая разработана лицензиатом на основе использования патентных прав, ноу-хау, знаний и опыта, полученных им от лицензиара в рамках настоящего лицензионного договора.
Процесс — технологический процесс и специальный метод, применяемые лицензиаром при производстве, испытании, кон­троле качества и ремонте продукции по лицензии.
Техническая документация — комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для произ­водства продукции по лицензии или осуществления процес­са, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции и другие материалы, необ­ходимые для использования оборудования, в том числе спе­циального.
Оборудование — технологическое, контрольно-измерительное и испытательное оборудование, производственная оснастка, приспособления и инструменты, которые рекомен­дуются для использования лицензиату для производства про­дукции по лицензии или осуществления процесса.

Специальные оборудование и процесс — разработанная лицензиатом продукция (или процесс) с использованием тех­нических решений, знаний и опыта, полученных им от лицен­зиара по данному договору и содержащихся в продукции по лицензии или в процессе.

Территория — перечень стран, на территории которых пред­оставляется право на использование патентов или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых прав в договоре ис­пользуются различные определения:

— территория исключительного права — перечень стран, где лицензиату предоставлены монопольные права на произ­водство, использование и продажу продукции по лицен­зии или применение процесса;

— территория неисключительного права — перечень стран, где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;

— зона экспорта — перечень стран, на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицен­зии.
Начало производства — дата изготовления согласованного количества первых образцов продукции по лицензии с технико-экономическими характеристиками, достижение которых га­рантирует лицензиар. Начало производства обычно подтвер­ждается актом, который лицензиар и лицензиат подписывают при пуске первой серийной партии продукции по лицензии. Нередко это связано с выплатой лицензиару определенной части лицензионного вознаграждения.
Продажная цена — фактическая цена, по которой лицензиат продает продукцию по лицензии на определенных базисных условиях. Обычно она устанавливается как цена нетто франко-завод изготовитель.
Отчетный период — срок, по истечении которого лицензиат обязан представить лицензиару отчет о результатах своей дея­тельности по выполнению условий лицензионного договора. Началом первого отчетного периода считается дата вступления соглашения в силу.

В статье «Предмет договора» устанавливается предмет ли­цензии, объем прав и условия ее передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использова­ния изобретения и других объектов промышленной собствен­ности на предприятиях лицензиата. В начале статьи обычно указывается, что упомянутые в договоре права предоставля­ются на установленный в нем срок и за вознаграждение, размер и условия выплаты которого указываются в договоре. В данной статье должно быть четко сформулировано положе­ние о том, какого вида лицензия является предметом догово­ра (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права — на весь цикл производ­ства, использования и продажи предметов лицензии или лишь на отдельные операции.

Следует детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, не­исключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара.
Далее в статье указывается, что лицензиар передает ли­цензиату техническую документацию, оказывает техничес­кую помощь и поставляет, если это предусмотрено догово­ром, образцы продукции, комплектующих деталей и матери­алов, специального оборудования; оговаривается возмож­ность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам и необходимость предварительного согласования с лицензиа­ром ее условий.
В статье «Техническая документация» определяются объем и условия ее передачи лицензиату. Перечень конструкторс­кой и технической документации содержится в приложении к лицензионному договору. В статье указывается язык, на котором составляется передаваемая техническая документа­ция, количество экземпляров, место (город) и срок передачи. Техническая документация обычно передается либо на встре­че представителей лицензиара и лицензиата, либо пересыла­ется авиапочтой. Датой передачи документации считается дата подписания представителями сторон приемосдаточного акта или дата штемпеля на почтовой накладной Лицензиат в течение определенного срока после передачи имеет право проверить комплектность и правильность полученной техни­ческой документации и в случае нарушений известить об этом лицензиара. Датой передачи технической документации в этом случае будет считаться дата отправки лицензиаром недостающей или исправленной технической документации.

Статья «Гарантии и ответственность» предусматривает ряд гарантий и ответственность сторон в отношении правовых, технических и производственных вопросов, и касается также их взаимоотношений. Лицензиар гарантирует свои права в необходимом объеме на патенты, заявки и секреты производ­ства, относящиеся к лицензии. Отмечается, что на момент подписания соглашения лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены в случае предоставления данной лицензии. Лицензиар гаран­тирует техническую осуществимость процесса, производство у лицензиата продукции по лицензии с технико-экономичес­кими характеристиками, оговоренными в договоре, при усло­вии соблюдения лицензиатом технических требований, ин­струкций и другой технической документации лицензиара. Указывается, что передаваемая техническая документация будет комплектной, качественной, изготовленной с учетом последних достижений лицензиара и позволит лицензиату освоить производство продукции по лицензии с такими пара­метрами, которые будут не хуже, чем у лицензиара. В статье говорится, что оказание технической помощи и передача ноу-хау, не входящего в техническую документацию, будут осуществлены квалифицированными специалистами в необ­ходимом объеме.

Со своей стороны лицензиат гарантирует качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с техни­ческой документацией и ноу-хау, полученными от лицензи­ара. В случае невыполнения условий данной статьи виновная сторона обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим прямые убытки. Объем и содержание представ­ленных лицензиаром гарантий в отношении технико-эконо­мических и производственных показателей обычно даются в соответствующем приложении к лицензионному договору. Следует учитывать, что объем гарантий находится в прямой зависимости от стадии разработки нововведения. Наиболее полные гарантии могут быть даны лицензиату в случае, если по договору ему передаются права на использование разра­ботки, находящейся в стадии «производственно освоенное нововведение».
Иногда лицензиар, стремясь к получению максимальной цены за лицензию, включает в качестве гарантированных такие показатели на продукцию по лицензии, которые еще не достигнуты в процессе производства. Это слишком рискованно и может привести к большим убыткам со стороны обоих партнеров по договору.
В статье «Платежи» устанавливается размер лицензионного вознаграждения и условия его выплаты. Согласованное сторона­ми вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и другие зафиксированные в тексте лицензионного договора услу­ги, оказываемые лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место. Размер лицензионного вознаграждения должен не только ком­пенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. В данной статье наиболее часто используются три альтернативных варианта платежей:

1) на базе процентных отчислений от стоимости реализован­ной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);

2) паушальный, т.е. единовременный или поэтапные платежи;


3) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть — как роялти. Следует отметить, что техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.
В статье «Техническая помощь» определяются виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата. Предус­матривается помощь лицензиара в обучении персонала лицен­зиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии. Лицензиар обязуется принимать специ­алистов лицензиата на своих предприятиях, а также на предпри­ятиях своих субпоставщиков и клиентов, производящих данную продукцию, ее узлы, детали или иные полуфабрикаты.
При необходимости стороны предусматривают в договоре непосредственную работу специалистов лицензиата на произ­водственных участках, в лабораториях и испытательных участ­ках у лицензиара. Расходы, связанные с командированием специалистов лицензиата, их пребыванием в стране лицензиа­ра, обычно несет лицензиат. С другой стороны, в данной статье предусматривается обязательство лицензиара направлять по просьбе лицензиата в течение согласованного срока определен­ное число своих специалистов для оказания помощи в освоении продукции по лицензии на предприятиях лицензиата. Оговаривается количество и категории специалистов, условия их опла­ты и пребывания у лицензиата. Все расходы, связанные с командированием этих специалистов, как правило, несет лицензиат. При значительных объемах и нестандартных видах технической помощи содержание данной статьи может быть вынесено в отдельное приложение.

Статья «Сборы и налоги» касается вопросов уплаты сборов и налогов, связанных с заключением и выполнением лицензионно­го договора, а также обменом валюты и переводом платежей за счет лицензиата. Обычно все сборы, налоги и другие расходы, взимаемые в стране лицензиата и на территории договора, несет лицензиат, в стране лицензиара — лицензиар.

В статье «Конфиденциальность информации и документации» предусматривается обязательство лицензиата обеспечить со­хранение конфиденциальности документации, знаний и опыта как персоналом предприятий лицензиата, так и его сублицен­зиатами с помощью необходимых мер. С этой целью с передан­ной документацией и информацией должны быть ознакомлены только те лица из персонала лицензиата и его сублицензиатов, которые непосредственно связаны с производством продукции по лицензии. Партнеры лицензиата по кооперации, ознаком­ленные с необходимой частью документации и информации, также обязаны сохранять втайне полученные сведения. Обяза­тельства по сохранению конфиденциальности берет на себя и лицензиар. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной документации и информации, виновная сторона обязана возместить другой стороне прямые убытки. Данные обязательства должны выполняться в течение оговоренного времени и после истечения срока действия или досрочного расторжения лицензионного договора.
В статье «Реклама» предусматривается обязательство лицен­зиата за свой счет рекламировать производимую по лицензии продукцию таким образом, чтобы обеспечить ее максимальную продажу. Лицензиар вправе дать разрешение или обязать ли­цензиата и его сублицензиатов указывать в соответствующих рекламных материалах, на продукции или упаковке, что про­дукция производится по лицензии лицензиара.
В статье «Информация и отчетность» устанавливаются обя­занность и порядок предоставления лицензиатом информации об использовании лицензии за отчетный период, которая вклю­чает сводные бухгалтерские данные о произведенной, продан­ной и использованной продукции по лицензии, а также о продажных ценах. В статье может быть предусмотрено право лицензиара на проверку предоставленных бухгалтерских дан­ных как лицензиатом, так и с привлечением аудиторских фирм.

В том случае, если в договоре предусмотрена паушальная форма выплаты вознаграждения, данная статья обычно отсут­ствует.

В статье «Технические усовершенствования и новые патенты» определяются взаимоотношения сторон лицензионного дого­вора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, процессу, специальной продукции, технологическому или специальному оборудованию. В догово­ре устанавливается обязательство сторон информировать друг друга о всех создаваемых ими усовершенствованиях и новых разработках, а также предлагать их в первую очередь своему партнеру по лицензионному договору. В случае создания патен­тоспособного технического решения или ноу-хау, имеющего изобретательский уровень, новые разработки обычно предлага­ются на возмездной основе, непатентоспособные разработки или незначительные ноу-хау — безвозмездно.
Статья «Защита патентных прав». В статье говорится о при­знании лицензиатом действительности прав лицензиара, выте­кающих из патентов или других охранных документов, а также об обязательстве не оспаривать их в течение срока действия лицензионного договора. В случае противоправного использо­вания изобретений или иных объектов промышленной со­бственности, составляющих предмет лицензионного догово­ра, на территории договора третьими лицами лицензиат обязан самостоятельно или в зависимости от договоренности совмес­тно с лицензиаром принять необходимые меры с целью прекра­щения противоправных действий третьих лиц. Если лицензиа­ту, его партнерам по кооперации, поставщикам или клиентам предъявят претензии третьи лица по поводу связанного с ис­пользованием лицензии лицензиатом нарушения принадлежа­щих им патентных прав, лицензиат обязан известить об этом лицензиара и совместно с ним урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту. В договоре определяется учас­тие сторон в расходах или получении сумм, обусловленных судеб­ным решением или соглашением между истцом и ответчиком.

Статья «Срок действия, условия расторжения договора». В статье устанавливается срок действия, условия вступления до­говора в силу, порядок его продления или досрочного растор­жения. Порядок вступления договора в силу определяется по договоренности партнеров, зафиксированной в лицензионном договоре. При этом они должны учитывать законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Республике Беларусь вступление в силу внут­ренних лицензионных договоров определяется датой их регис­трации в НЦИС.

В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения об одобрении.
Нарушение одной из сторон существенных условий лицен­зионного договора дает право другой стороне на досрочное его расторжение. Следует четко сформулировать те статьи и пунк­ты, которые относятся к существенным условиям. К ним могут быть отнесены неуплата вознаграждения, непоставка техдоку­ментации, нарушение соглашения по территории, возбуждение лицензиатом судебного процесса против лицензиара, объявле­ние лицензиата неплатежеспособным, банкротство и др. Обыч­но виновной стороне предоставляется время для устранения допущенного нарушения.
Лицензионный договор может быть продлен до истечения его действия, что оформляется письменным дополнением к договору.
Статья «Последствия прекращения действия договора». Лицен­зиат в ходе переговоров стремится зафиксировать право партне­ров после прекращения действия договора оставить всю получен­ную друг у друга документацию, а также свое право без всяких ограничений использовать, производить и продавать продукцию по лицензии, использовать процесс, ноу-хау со всеми возможны­ми усовершенствованиями к ним, как разработанными лицензи­атом самостоятельно, так и полученными им от лицензиара.
Лицензиар, в свою очередь, стремится включить в договор положения о запрете для лицензиата заключать новые контрак­ты на продукцию по лицензии, о прекращении использования процесса, производства продукции по лицензии и возвращении своей технической документации по истечении срока действия лицензионного договора.

В статью обычно включается оговорка, согласно которой лицензиат лишается права производить и продавать продукцию по лицензии, использовать процесс, патенты и ноу-хау, состав­ляющие предмет лицензионного договора, а также возвращает техническую документацию в случае досрочного прекращения действия договора вследствие нарушения его лицензиатом.

После прекращения срока действия лицензионного догово­ра его положения применяются до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы платежей, обязательства по которым возникли в период действия договора.
Статья «Форс-мажорные обстоятельства». На ход исполне­ния договора могут оказать влияние непредвиденные и неот­вратимые события чрезвычайного характера. Они называются форс-мажорными или обстоятельствами непреодолимой силы. К ним обычно относят пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, за­бастовки, правительственные меры, препятствующие выполне­нию договорных обязательств.
В статье должны быть перечислены обстоятельства непре­одолимой силы, при наступлении которых стороны обязаны немедленно информировать друг друга и подтверждать их справ­ками, выдаваемыми торговыми палатами соответствующих стран. Сроки выполнения договорных обязательств соответ­ственно отодвигаются. Если эти обстоятельства будут длиться дольше установленного в договоре срока (например, 3 месяца), то любая сторона вправе расторгнуть лицензионный договор, письменно уведомив заранее (например, за 30 дней) другую сторону о своем намерении. В этом случае лицензиар обязан возвратить лицензиату все суммы, полученные по лицензион­ному договору, а лицензиат должен возвратить лицензиару техническую документацию и не вправе использовать права, полученные по лицензионному договору.

Статья «Арбитраж». В статье указывается, что в случае возникновения разногласий и споров между партнерами по вопросам, относящимся к лицензионному договору, они долж­ны принять все меры к их мирному разрешению путем перего­воров. И только в тех случаях, когда такое урегулирование невозможно, сторона-истец обращается в арбитраж. Рассмотре­ние споров в арбитражном порядке может быть осуществлено по одному из вариантов: арбитраж по месту подписания лицен­зионного договора, арбитраж по месту нахождения ответчика, арбитраж в нейтральной стране. В статье может быть указан порядок организации арбитража.

Статья «Прочие условия». Здесь указывается, что права по настоящему договору не могут быть переуступлены какой-либо из сторон договора любым юридическим и физическим лицам без письменного разрешения другой стороны. В случае реорганиза­ции (слияния, поглощения) одной из сторон лицензионного договора все права и обязанности переходят к ее правопреемни­ку. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде, уполномоченными на это ли­цами и при необходимости одобрены компетентными органа­ми. Далее в статье говорится, что приложения к лицензионному договору являются его неотъемлемой частью.
Текст договора заканчивается указанием места его подписа­ния, даты, количества экземпляров и листов и языка, на кото­ром составлен текст. Далее следуют юридические адреса сторон по месту их регистрации и перечень приложений к лицензион­ному договору. Текст договора подписывается уполномоченны­ми представителями каждой из сторон, полномочия которых определяются либо их должностью, либо соответствующим образом оформленной доверенностью.