zabika.ru 1 2

Ларионов Александр


Правовые аспекты брендинга в бизнесе: товарные знаки и знаки обслуживания”
Товарные знаки и знаки обслуживания

Прежде всего, следует уточнить соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Между понятиями «бренд» и «товарный знак» в обиходе нередко ставиться знак равенства, а под правовой обеспеченностью бренда понимают правовой режим товарного знака. Профессионалы же давно осознали, что бренд к товарному знаку быть сведен не может, хотя товарный знак и является, как правило, важным элементом бренда. Что касается понятия «торговая марка», то позиции юристов и специалистов по маркетингу здесь несколько различаются. Юристы полагают, что понятия «торговая марка» и «торговый знак» синонимичны, поскольку термин «trade mark» на английском языке обозначает тот же объект, что термин «товарный знак» на русском языке. Среди экономистов же встречается мнение, что эти понятия различаются. В этой работе мы будем исходить из того, что товарный знак и товарная марка – это синонимичные понятия.1

C точки зрения коммерческой функции, товарный знак должен способствовать продвижению на рынке товаров или услуг конкретного владельца товарного знака, защищать эти товары или услуги от подделок и обеспечивать увеличение прибыли от реализации товаров. Используя фирменный знак, компания ставит своей целью подтверждение качества товара или услуги.

23 сентября 1992 г. Президентом был подписан Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения». Правовые режимы товарного знака и знака обслуживания совпадают, поэтому для обозначения обоих терминов можно использовать понятие товарный знак. Товарный знак в соответствии с определением, данным в законе, - это средство позиционирования объекта: товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее – товары) юридических или физических лиц2.


Статья 5 закона посвящена видам товарных знаков, однако она, во-первых, предполагает расширительное толкование, вводя оборот «и другие обозначения», а во-вторых, не перечисляет даже тех видов знаков, которые непосредственно рассматриваются в законе. С юридической точки зрения основное значение имеет различение товарных знаков по виду собственности владельца. По этому основанию товарные знаки делятся на индивидуальные и коллективные. Закон не вводит понятия «индивидуальный товарный знак», определяя только коллективный и тем самым давая основание правотолкователю именовать основной вид товарного знака индивидуальным. Коллективным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаром, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками (ст. 20.1). В качестве примера коллективного товарного знака можно привести знак «Прима» принадлежащий ассоциации «Табакпром» 3 (членский взнос для вступления в ассоциацию установлен в размере $500 000). Правовое регулирование использования коллективного товарного знака имеет свои специфические черты.

Правовая охрана товарного знака

Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть любое юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Основанием для государственно-правовой охраны товарного знака является его регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности4. В настоящий момент эти функции испол­няет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Исключением из этого правила являются так: называемые общеизвестные знаки, которые подлежат охране незави­симо от их регистрации (согласно ст. 6 Парижской конвенции об охране интеллектуальной собственности) — но их общеизвестность в конфликтной ситуации еще предстоит доказать — и товарные знаки, охраняемые в силу международных договоров Российской Федерации. Нарушением исключительного права правообладателя признается ис­пользование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного злака или сходного с ним до степени смешения обозначения:


  • на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые произво­дятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

  • при выполнении работ, оказании услуг;

  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

  • в предложениях к продаже товаров;

  • в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других спо­собах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст. 4.2).

Так, часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечении нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставив­шему на продажу часы, имеющие изображение его товарного знаки, про­изводителем которых завод не является5. Возражая против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона «О товарных знаках» предложение к продаже может представ­лять собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. Исходя из этого, арбитражный суд удовлетворил иск ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца.

Обратим внимание на случай отказа государством в защите право­мерно зарегистрированного товарного знака. Некая корпорация заре­гистрировала в 1998 г. в Роспатенте товарный знак американской фирмы, в России на тот момент не охраняемый. После этого корпорация предъявила иск о прекращении нарушения прав на товарный знак к официальному дистрибьютору американской компании АО «ВТР» 6. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что к этому моменту истец не применял зарегистрированный товарный знак, в переписке с ответчиком требовал финансовой компенсации за добровольный от­каз от регистрации спорного обозначения, систематически регистри­ровал на свое имя и другие используемые, но не охраняемые товарные знаки, в этих условиях суд пришел к выводу, что со стороны истца имеет место злоупотребление правом, т. е. правомерное действие, осуществляемое исключительно с намерением причинить вред другому лицу (ГК РФ, ст. 10 ч. 1), В результате в защите принадлежащего ист­цу права было отказано.


Как указывалось, охрана товарного знака осуществляется только в отношении однородных товаров. Можно ли защитить «раскрученный» бренд от использования в совершенно иных областях? До недавнего времени ни отечественное законодательство, ни международные договоры такой защиты, не предусматривали. В спорных ситуациях можно было апеллировать только к судебной практике, исходящей из целе­сообразности охраны общеизвестных (известных в пределах одной страны) и мировых товарных знаков. Так, мировой знак TOSCA, получивший известность в связи с парфюмерной продукцией, был запрещен для использования на одежде, выпускаемой другим предприятием. Использование названия журнала LIFE как получившее широкое распространение было признано недопустимым для маркировки телевизоров7.

Последняя редакция Закона «О товарных знаках» внесла большую ясность в режим защиты общеизвестных знаков, Статья 19 утверждает: «при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы». Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Палата по патентным спорам, после чего на него выдается особое свидетельство и он заносится в соответствующий перечень. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и не нуждается в дополнительном подтверждении.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарно­го знака осуществляется следующими путями:


  • прекращением нарушения;

  • взысканием причиненных убытков;

  • публикацией судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
  • удалением с товара, его упаковки или этикетки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожением за счет нарушителя: контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозмож­ности удаления с них незаконно используемого обозначения;


  • передачей контрафактных товаров, этикеток, упаковок правооб­ладателя по его заявлению в счет возмещения убытков или в це­лях их последующего уничтожения;

  • обращением этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства.

Согласно Закону «О товарных знаках» товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору юридическому или физическому лицу. При этом нужно быть очень внимательным к форме договора. Так, Владимир Довгань «подарил» свое лицо и имя примерно 200 видам продуктов, к которым не имел прямого отношения. К 1998 г. «дедушка русскою франчайзинга» довел годовой оборот компании до $400 млн. Однако негативные последствия отсутствия контроля за качеством продукции под одним товарным знаком не замедлили ска­заться. Низкое качество отдельных товаров бросало тень на их одно именных собратьев, в результате «Довгань» быстро уступил завоеванные рыночные позиции8.

Сохранить право контроля позволяет лицензионный договор. Если право на использование товарного знака было предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору, то в этом договоре должно содержаться ус­ловие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия, ГК РФ предусматривает еще одну — и основную — возможность контролировать качеств о продукции производителя, пользующегося товарным знаком на основании договора. Договором, прямо обязывающим правообладателя контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, ока­зываемых) пользователем товарного знака, является договор коммер­ческой концессии (ст. 1031). Наконец, следует помнить, что договор об уступке товарного знака, какова бы ни была его правовая природа, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, без этой регистра­ции он считается недействительным.

Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.


Для обеспечения правовой охраны товарного знака необходима его регистрация в Роспатенте. Зарегистрированный товарный знак может сопровождаться маркировкой ®, «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак». Отметим, что сама по себе эта регистрация необязательна, однако фирма, ставящая перед собой серьезные коммерческие задачи, должна позаботиться о самых различных мерах своей безопасности,

Заявка на регистрацию, подаваемая в Патентное ведомство, должна относиться к одному товарному знаку и содержать9:


  • заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

  • заявляемое обозначение (по 5 экземпляров цветного и черно-белого изображения);

  • перечень товаров, в отношении которых испрашивается регис­трация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регист­рации знаков (МКТУ включает 42 класса; целесообразно вы­брать из них 5-7, хотя возможны и другие варианты);

  • описание заявленного обозначения.

Существенно, что описание должно не просто содержать перечисление элементов обозначения, но и указывать на их смысл: разъяснять символику, расшифровывать аббревиатуры и т. д. Заявка подается на русском языке. К заявке должны быть приложены:

  • документ, подтверждающий уплату регистрационной пошлины;

  • устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.

Заявка проходит в Патентном ведомстве длительную процедуру экспертизы, так что процесс регистрации может растянуться на мно­гие месяцы.

Основания для отказа в регистрации товарного знака



Заявителю может быть отказано в регистрации его обозначения только на основаниях, перечисленных в законе.

Основанием для различения абсолютных и иных оснований явля­ется природа свойств товарного знака, не позволяющая произвести его регистрацию. В качестве абсолютных оснований выступают собственные качества товарного знака, в качестве иных - качества, возникаю­щие в отношении к другим явлениям.


Абсолютными основаниями для отказа в регистрации товарного знака являются:

1. Отсутствие у знака различительной способности.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:


  • вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

  • являющихся общепринятыми символами и терминами;

  • характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

  • представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров; (Указанные элементы могуч быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения )

  • представляющих собой государственные гербы, флаги другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия шеи сходные с ними до степени смешения обозначений. (Такие элементы могут быть включены как сохраняемые в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.)

К этому же основанию, несмотря на отдельное рассмотрение в новой редакции (от 11.12.2002 г.) Закона, могут быть отнесены и два следующих запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений:
  • тождественных или сходных до степени смещения с официаль­ными наименованиями и изображениями особо ценных объек­тов культурного наследии народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация ис­прашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков;


  • представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств — участников Международного договора об охране товарных знаков в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происхо­дящие с его территории (производимые в границах географиче­ского объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназ­начен для обозначения вин или спиртных напитков, не происхо­дящих с территории данного географического объекта.

Едва ли не наибольшие проблемы на постсоветском пространстве связаны с первым основанием: ситуацией, когда обозначение, задуман­ное когда-то как средство индивидуализации стало общепринятым для некоторого вида товаров. По всей стране совершенно разными производителями в советское время выпускался «Армянский коньяк», конфеты «Кис-кис», городской батон и т. д. Судьба этих обозначений сегодня чрезвычайно сложна10. Так, регистрация товарного знака «Жигулевское пиво» была отменена почти через 10 лет в связи с тем, что Апелляционной палатой Патентного ведомства было принято решение о том, что знак является обозначением сорта пива. С дру­гой стороны, известны и успешно зарегистрированные (пока) товарные знаки «Красного Октября», «Коровка», «Мишка косолапый» и др. К общепринятым наименованиям относятся, разумеется, и простые указания товаров.

Как пример общепринятых символов можно привести змею над чашей (символ медицины) или пеликана, разрывающего себе грудь (сим­вол жертвенности). Впрочем, как указывалось, в качестве неохраняе­мого элемента в товарный знак они могут быть включены. Может также охраняться их специфическое исполнение, в особенности это касается образа пеликана.

Нередко производитель выбирает для своего товара имя, точно ука­зывающее на его свойства, но не подлежащее защите в связи с употреблением при обозначении всех подобных товаров. Характерный (известный в России) пример приводит Г. Чармэссон: не подлежит защите знак super glue (суперклей) 11. Практика показывает, что пройти регистрацию таким товарным знакам иногда удается, но дальнейшая их судьба вряд ли может быть безоблачной.


Значительные проблемы связаны на практике и с использованием в качестве товарных знаков указаний на качество и ценность товара. Большой скандал вызвала история отказа аргентинской компании «Molinos» от сотрудничества с ее бывшим российским дистрибьютором ФТК «Поликор» 12. В ответ «Поликор» в Апелляционной палате Патентного ведомства опротестовал регистрацию принадлежащего «Molinos» товарного знака Ideal/Идеал. Аргумент сводился к тому, что это обозначение носит хвалебный характер по отношению к продукту, Апелляционная палата согласилась с доводами российской компании. Аргентинцы решили защитить свои права в следующей инстанции — Высшей патентной палате. Этот орган встал на сторону «Molinos» подтвердив правомерность регистрации оспариваемого знака. Однако этим история не закончилась: ее продолжение состоялось в Арбитражном суде г. Москвы, где были заслушаны три дела об Ideal/Идеал. Ре­шения, принятые судом, наглядно демонстрируют запутанность ситуации. Первый иск Арбитражный суд оставил без рассмотрения на том основании, что в качестве ответчика в исковом заявлении была указа­на Высшая патентная палата, которая не является юридическим лицом. По второму иску было принято решение оставить регистрацию товарного знаки «Ideal» в силе. По третьему иску была аннулирована регистрация знака «Идеал».

Следует отметить, что в Законе не выделены специально, но подра­зумеваются, а Роспатентом и специально подчеркиваются обозначения, не обладающие различительной способностью по своей собствен­ной природе. К таковым относятся: простые обозначения товаров, отдельные буквы, цифры, простые геометрические фигуры, если они не выполнены в какой-нибудь оригинальной манере или их сочетания не сдают качественно иного уровня восприятия и др.

2. Противоречие истине или общественным интересам.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:


  • являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

  • противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Интересно, что помимо очевидных случаев отнесения к последне­му основанию оскорбительных и нецензурных выражений и изображений Роспатент считает противоречащей общественным интересам и простую орфографическую ошибку. Таким образом, для слова, написанного не в соответствии с правилами русского языка, невозмож­но испрашивать регистрацию в качестве товарного знака. Однако никаких рекомендаций относительно пунктуационных и синтаксических ошибок Роспатент не выработал.

К иным основаниям относятся следующие:

1. Тождественность или сходство до степени смешения. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

  • с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Россий­ской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

  • товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российском Федерации в отношении однородных товаров; (впрочем, закон все же предусматривает возможность регистрации подобных обозначений с согласия правообладателя охраня­емого товарного знака)

  • охраняемыми наименованиями мест происхождения товаров, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями,

2. Тождественность с иными объектами.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обо­значения, тождественные:
  • охраняемому в Российской Федерации фирменному наименова­нию (его части) в отношении однородных товаров, промышленно­му образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета (даты подачи заявки на регистрацию) регистрируемого товарного знака;


  • названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персона­жу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

  • фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Относительно второго пункта — об использовании и качестве товар­ного знаки известных произведений, персонажей и т.д. — следует отметить, что далеко не все произведения охраняются авторским право. В связи с этим обыгрывание в товарном знаке образов Д'Артаньяна или Мальчика-спальчика без согласия потомков Дюма и Перро может быть не только эффективно, но и законно. Кроме того, совершенно правомерной будет регистрация товарного знака, эксплуатирующего имя известного персонажа, поскольку это имя может принадлежать кому угодно. Так, без согласия авторов (правопреемники А. Милка и Б. Заходера) Центру торговых марок удалось зарегистрировать имя Винни в качестве товарного знака для производства детских товаров. Наконец, еще одну, юридически крайне сомнительную лазейку открыло решение, принятое Патентным ведомством в апреле 2001 г,

В декабре 2000 г. «ИБГ Компании» обратилась в суде иском о защите ее прав на зарегистрированный товарный знак «Обломов», под которым ею открыт ресторан, нарушителем прав, с точки зрения истца, явились Антон и Олег Табаковы — владельцы ресторана «Обломов на Пресне» (открытый, кстати, на несколько месяцев раньше, чем ресторан «ИБГ Компании») 13.Через четыре месяца разбирательств суд при­шел к выводу, что образ Обломов является общественным достоянием (в соответствии со ст. 28 Закона «Об авторском праве и смежных правах») и не может принадлежать одному собственнику. В результате Роспатент отменил регистрацию товарного знака «ИБГ Компании». Решение вызвало удивление специалистов, тем более что оно прямо противоречит закону (случаи аннулирования регистрации рассмотре­ны ниже) и судебной практике. Несмотря на это для самого Роспатен­та решение, принятое относительно имени Ильи Ильича Обломова, может стать прецедентом: ведь, по данным юриста «ИБГ Компании» Т. Вахниной, в России зарегистрировано около трех сотен товарных знаков, содержащих имена известных личностей и литературных пер­сонажей.


Помимо обстоятельств, прямо указанных в законе в качестве пре­пятствий для правовой защиты товарного знака, существуют и иные свойства товарных знаков, которые законодатель справедливо оставляет на усмотрение собственника знака, но которые, тем не менее, мо­гут вызвать юридические коллизии. К таковым следует отнести, во-первых, использование в качестве товарного знака фамилии собственни­ка, Проблемам, связанным с такими знаками, нет числа. Это и наличие однофамильцев, и возможные конфликты в семье, и как коммерческая, так и этическая сомнительность уступки подобного товарного знака. Достаточно вспомнить десятилетнюю историю судебных разбирательств претендентов на обладание товарным знаком СМИРНОВ, после которой Верховный Суд вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию14. Другим обстоятельством, способным привести к судебным разбирательствам с неочевидными последствиями, является использование в товарном знаке аббревиатур. Дело в том, что защита частной собственности на отдельные буквы представляется чрезвычайно маловероятной.

Если экспертами (формальной и основной) Патентного ведомства устанавливается невозможность удовлетворения поданной на регистрацию заявки, заявитель вправе знакомиться с материалами, указан­ным в решении. В течение месяца после получения решения по заявке заявитель может запросить копии этих материалов. Ознакомившись с ними или даже не сделав этого, в течение трех месяцев с даты получения решения заявитель вправе подать возражение и Палату по патентным спорам. Решение последней инстанции может быть обжаловано только в суде.

Статьи Закона «О товарных знаках», формулирующие основания для отказа в регистрации, имеют значение не только непосредственно в момент регистрации, но и в дальнейшей деятельности фирмы. Их нарушение является единственным основанием, по которому суд мо­жет признать регистрацию недействительной. Так, банк N подал в ар­битражный суд иск к акционерному обществу о защите прав на знак обслуживания. Знак, право на который явилось предметом конфликта, был зарегистрирован банком на все виды услуг класса «Страхование и финансирование», а ответчик использовал сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных услуг15. Арбитражный суд обратился к Закону Российской Федерации «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» и обнаружил, что в соответствии с ст. 5 банкам запрещено осуществлять все виды страхования, за исключением страхования валютных и кредитных рисков. Суд установил, что ответчик использовал обозначение, сходное с товарным знаком истца, при оказании услуг по страхованию граждан, т. е. при такой услуге, которую банк оказывать не может, и отказал в иске на основании ст. 4.2. «Закона о товарных знаках» где указано, что нарушением прав владельца товарного знака является только его использование в отношении однородных товаров и услуг, Банк подал апелляцию, и постановление суда первой инстанции было отменено. Отменив названное решение, апелляционная инстанция сослалась на то, что в соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» правовая охрана товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. А в ст. 6 и 7 устанавливающих основания для отказа в регистрации, ничего не говорится о виде деятельности. Таким образом, арбитражный суд первой инстанции не имел права привлекать при вынесении решения по защите товарного знака Закон о банках, а должен был руководствоваться исключительно ха­рактером регистрации.


следующая страница >>